Abion / Blogg / Konsumenternas åsikt har större betydelse än lagen – Booking.com vann i USAs Högsta Domstol
How much trademark protection costs

Den 30 juni i år tog Högsta Domstolen i USA, ställning till frågan ”Är kombination av en generisk term och en generisk toppdomän nödvändigtvis generisk?”. Svaret blev, att eftersom ”Booking.com” inte anses vara ett generiskt namn för en konsument är den därmed inte är generisk och kan därför registreras som ett varumärke.

Bakgrund

Företaget Bookings.com tillhandahåller en tjänst för resebokningar över nätet, under varumärket samt under motsvarande domännamn booking.com. Booking.com har sedan tidigare lämnat in en varumärkesansökan för samma namn, i kategorin hotellbokningstjänster, men ansökan avslogs av U.S. Patent and Trade mark Office (USPTO).
Grunden till avslaget var att namnet på varumärket innehöll en generisk lydelse tillsammans med en generisk ändelse av ett domännamn, så som ”.com”. Denna kombination ansåg USPTO var för generisk och därmed avslog de ansökan. Efter en rad överklaganden fastslog tillslut Högsta Domstolen att förbise USPTOs tidigare beslut om avslag, och biföll istället ansökan för att registrera Booking.com som ett varumärke.

Hur lyckades man?

När Booking.com överklagade till Högsta Domstolen, bestred de inte faktumet att lydelsen ”booking” i sig var ett generiskt namn för just hotellbokningar. Frågan var istället om ett domännamn med en generisk lydelse (”generisknamn.com”) nödvändigtvis måste vara generiskt och därmed inte kan registreras som ett varumärke, som USPTO påstått?
Högsta Domstolen ansåg att ett generiskt namn inte är berättigat att registreras som ett varumärke såvida det inte har en särskiljningsförmåga. Denna särskiljningsförmåga bedöms genom att testa hur konsumenterna uppfattar dess egenhet av varumärket som helhet. Bookings.com gjorde därmed en undersökning mot sina kunder och presenterade utfallet för Högsta Domstolen. Undersökningen visade att nästan 74,8% av Booking.com:s kunder var av uppfattningen att ”Bookings.com” var själva varumärket. Till grund av denna undersökning tog Högsta Domstolen beslutet att i rådande situation kan man inte hävda att ”generisknamn.com” är en generisk lydelse utan tvärtom; man kan registrera lydelsen som ett varumärke.

För de som inte är bekanta med domännamn fungerar domännamnssystemet annorlunda jämfört med varumärkesregistreringar. Ett identiskt varumärke kan användas av flera företag, eftersom skyddsomfånget för ett varumärke är dels geografiskt begränsat samt registreras bara inom de kategorier där de används (så kallas ”klassning” av varumärket). Ett domännamn däremot, är unikt och ger världsomspännande exklusivitet – och ingen kan registrera exakt samma lydelse med exakt samma toppdomän. Ett domännamn är alltså endast sammankopplat med en specifik hemsida.

Michael Loccisano/Getty Images for Booking.com

Vad innebär detta för företag framåt?

USPTOs hävdade att om man adderar en generisk företagsbeteckning (”booking”) till en generisk ändelse (.com) blir resultatet givetvis fortfarande generiskt. Högsta domstolen däremot ansåg att eftersom endast ett företag kan ockupera ett visst domännamn åt gången, kan en ”generisktnamn.com”-domän förmedla en koppling för konsumenterna till en viss webbplats, och därmed sammankopplas med en viss innehavare till den webbplatsen.

Högsta domstolens beslut betyder dock inte att en domän med ett generiskt namn per automatik klassas som icke generiskt. Det innebär endast att ett domännamn med generiskt namn inte automatiskt är generiskt av sig själv. Alla domännamn som innehåller en generisk lydelse kommer alltså inte tillåtas att registreras som varumärke, utan det kommer fortsatt behöva uppfattas som distinkt av konsumenterna för att en sådan registrering ska vara möjlig.
På liknande sätt kommer ett varumärke som registreras som ”generisktnamn.com” fortfarande ha ett svagare skyddsomfång som varumärke. Detta eftersom det bara är kombinationen av den generiska termen tillsammans med den generiska toppdomänen som kommer att betraktas som icke generiskt.
Booking.coms konkurrenter kommer alltså fortsatt fritt kunna använda termen "booking" eller registrera domännamn som innehåller termen "booking" eftersom det räknas som rättvis användning.

Så hur ska man tänka med sitt eget varumärke?

Även om beslutet kring ”booking.com” är en indikator på hur perspektivet på domännamn som varumärken förändras, är det fortfarande av stor vikt att vara strategisk när du väljer ett namn för ditt varumärke. Ett icke generiskt namn ger dig fortfarande större möjligheter att skydda det - både juridiskt och digitalt.

Om du är nyfiken på hur detta beslut påverkar ditt varumärke, eller om du vill veta mer om hur vi på Abion hjälper våra kunder att skydda sin verksamhet, är du välkommen att kontakta våra specialister!

Relaterad läsning

Magdalena Bonde Abion – Steven Lane Lane IP – Press relese

Abion Expands its International Footprint With the Acquisition of Lane IP

Pressmeddelande
Svenska
5, juni 2024
We are excited to announce the acquisition of Lane IP, a renowned UK-based IP specialist. This strategic acquisiti...
Introducing Abion

Introducing Abion: The Bold Pioneers of Brand Freedom

Pressmeddelande
Svenska
pll_66598aa140cb7
1, november 2023
Our core vision is to empower brands and give them the freedom to supercharge their IP portfolios, faster, smarter...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Abion AB, orgnr. 556633-6169 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata