Konsumenternas åsikt har större betydelse än lagen – Booking.com vann i USAs Högsta Domstol

Den 30 juni i år tog Högsta Domstolen i USA, ställning till frågan ”Är kombination av en generisk term och en generisk toppdomän nödvändigtvis generisk?”. Svaret blev, att eftersom ”Booking.com” inte anses vara ett generiskt namn för en konsument är den därmed inte är generisk och kan därför registreras som ett varumärke.

Bakgrund

Företaget Bookings.com tillhandahåller en tjänst för resebokningar över nätet, under varumärket samt under motsvarande domännamn booking.com. Booking.com har sedan tidigare lämnat in en varumärkesansökan för samma namn, i kategorin hotellbokningstjänster, men ansökan avslogs av U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).
Grunden till avslaget var att namnet på varumärket innehöll en generisk lydelse tillsammans med en generisk ändelse av ett domännamn, så som ”.com”. Denna kombination ansåg USPTO var för generisk och därmed avslog de ansökan. Efter en rad överklaganden fastslog tillslut Högsta Domstolen att förbise USPTOs tidigare beslut om avslag, och biföll istället ansökan för att registrera Booking.com som ett varumärke.

Hur lyckades man?

När Booking.com överklagade till Högsta Domstolen, bestred de inte faktumet att lydelsen ”booking” i sig var ett generiskt namn för just hotellbokningar. Frågan var istället om ett domännamn med en generisk lydelse (”generisknamn.com”) nödvändigtvis måste vara generiskt och därmed inte kan registreras som ett varumärke, som USPTO påstått?
Högsta Domstolen ansåg att ett generiskt namn inte är berättigat att registreras som ett varumärke såvida det inte har en särskiljningsförmåga. Denna särskiljningsförmåga bedöms genom att testa hur konsumenterna uppfattar dess egenhet av varumärket som helhet. Bookings.com gjorde därmed en undersökning mot sina kunder och presenterade utfallet för Högsta Domstolen. Undersökningen visade att nästan 74,8% av Booking.com:s kunder var av uppfattningen att ”Bookings.com” var själva varumärket. Till grund av denna undersökning tog Högsta Domstolen beslutet att i rådande situation kan man inte hävda att ”generisknamn.com” är en generisk lydelse utan tvärtom; man kan registrera lydelsen som ett varumärke.

För de som inte är bekanta med domännamn fungerar domännamnssystemet annorlunda jämfört med varumärkesregistreringar. Ett identiskt varumärke kan användas av flera företag, eftersom skyddsomfånget för ett varumärke är dels geografiskt begränsat samt registreras bara inom de kategorier där de används (så kallas ”klassning” av varumärket). Ett domännamn däremot, är unikt och ger världsomspännande exklusivitet – och ingen kan registrera exakt samma lydelse med exakt samma toppdomän. Ett domännamn är alltså endast sammankopplat med en specifik hemsida.

Vad innebär detta för företag framåt?

USPTOs hävdade att om man adderar en generisk företagsbeteckning (”booking”) till en generisk ändelse (.com) blir resultatet givetvis fortfarande generiskt. Högsta domstolen däremot ansåg att eftersom endast ett företag kan ockupera ett visst domännamn åt gången, kan en ”generisktnamn.com”-domän förmedla en koppling för konsumenterna till en viss webbplats, och därmed sammankopplas med en viss innehavare till den webbplatsen.

Högsta domstolens beslut betyder dock inte att en domän med ett generiskt namn per automatik klassas som icke generiskt. Det innebär endast att ett domännamn med generiskt namn inte automatiskt är generiskt av sig själv. Alla domännamn som innehåller en generisk lydelse kommer alltså inte tillåtas att registreras som varumärke, utan det kommer fortsatt behöva uppfattas som distinkt av konsumenterna för att en sådan registrering ska vara möjlig.
På liknande sätt kommer ett varumärke som registreras som ”generisktnamn.com” fortfarande ha ett svagare skyddsomfång som varumärke. Detta eftersom det bara är kombinationen av den generiska termen tillsammans med den generiska toppdomänen som kommer att betraktas som icke generiskt.
Booking.coms konkurrenter kommer alltså fortsatt fritt kunna använda termen "booking" eller registrera domännamn som innehåller termen "booking" eftersom det räknas som rättvis användning.

Så hur ska man tänka med sitt eget varumärke?

Även om beslutet kring ”booking.com” är en indikator på hur perspektivet på domännamn som varumärken förändras, är det fortfarande av stor vikt att vara strategisk när du väljer ett namn för ditt varumärke. Ett icke generiskt namn ger dig fortfarande större möjligheter att skydda det - både juridiskt och digitalt.

Om du är nyfiken på hur detta beslut påverkar ditt varumärke, eller om du vill veta mer om hur vi på Abion hjälper våra kunder att skydda sin verksamhet, är du välkommen att kontakta våra specialister!