Abion har biträtt Mr Green Ltd. i en potentiellt vägledande domännamnstvist avseende mr.green

Sammanfattning

I domännamnstvisten kring mr.green har WIPO tagit ett mer holistiskt grepp i förväxlingsbedömningen mellan domännamnet och varumärket. Traditionella toppdomäner, som exempelvis .COM, har sedan en lång tid tillbaka generellt sett ignorerats i domännamnstvister. Nya toppdomäner, som exempelvis .GROUP, .COMPANY, .SHOP mm., ger dock stor anledning för tvistelösarna att uppmärksamma hela domännamnet, inte bara dess lydelse.

Om Mr Green

Mr Green grundades 2007 och är ett ledande europeiskt onlinespelbolag som erbjuder en förstklassig spelupplevelse i en trygg och ansvarsfull miljö. Bolaget har en stark ställning i Europa, framförallt i Norden och Österrike. Mr Green har spellicenser i Malta, Italien, Storbritannien samt kasinolicens i Danmark och sportsbokslicens i Irland. Mr Green erbjuder cirka 700 förstklassiga kasinospel varav ungefär 450 finns på smartphones och surfplattor. mrgreen.com

Bakgrund

Abions dedikerade ”Mr Green-team” sköter idag hanteringen, bevakningen och har det juridiska ansvaret för Mr Greens domännamnsportfölj. Abion sköter även löpande bevakning av andra domännamnsregistreringar samt nya och existerande appar på exempelvis iTunes App Store och Google Play. Sist men inte minst vidtar även Abion lämpliga juridiska åtgärder för att skydda Mr Greens varumärken.

En affärskritisk faktor för att bli framgångsrik inom onlinespel är förtroende; skada på ditt varumärke kan få katastrofala effekter. Mr Green lägger därför stor vikt vid bevakning av löpande registreringar av nya domännamn som eventuellt skulle kunna vara förväxlingsbara med Mr Greens varumärke(n). Abion har som uppdrag att agera proaktivt för att stoppa intrång eller bedrägligt beteende för att skydda Mr Green, dess varumärken och dess kunder.

Registreringar av domännamn som kan anses vara förväxlingsbara med ett varumärke är ett problem som funnits lika länge som det funnits domännamn. Varje gång en ny marknad skapas uppstår alltid nya sätt att göra intrång på ett varumärke.

Som varumärkesinnehavare finns ofta en rätt att hävda rätten till ett domännamn. Utfallet i en eventuell tvist är dock inte alltid säkert. För att vinna en domännamnstvist måste ett antal rekvisit vara uppfyllda.

Domännamnstvister går lite olika till beroende på vilken toppdomän (exempelvis .COM, .SE, .DE osv) det handlar om. Tvister kring generiska toppdomäner, exempelvis .COM, .NET, .ORG, sköts av World Intellectual Property Organization, förkortat WIPO, ett FN-organ baserat i Genève.

Det som kan anses vara gemensamt för alla domännamnstvister är emellertid att själva toppdomänen i regel inte har tagits in i beaktningen. Enbart lydelsen, alltså det som kommer innan toppdomänen, har ansetts vara det som är relevant i förväxlingsbedömningen i tvisteförfarandet. Wipo säger själva att:

“The applicable top-level suffix in the domain name (e.g., ".com") would usually be disregarded under the confusing similarity test (as it is a technical requirement of registration), except in certain cases where the applicable top-level suffix may itself form part of the relevant trademark.”[1]

Många beslut i domännamnstvister har emellertid gått ännu längre i sin tolkning av dessa rekvisit och angett att toppdomänen ska eller tom. måste bortses från.[2]

Historiskt sett har det enbart funnits några få undantag till denna regel. Ett var när kedjan Tesco under 2013 vann domänen tes.co. Bör noteras här att .CO är toppdomänen för Colombia, vars tvisteförande sköts av WIPO.[3]

MR.GREEN

Domännamnet mr.green registrerades 2015 av ett bolag på Cypern. Bortsett från själva domännamnet är fallet en ganska klassisk domännamnstvist. Vid inledningen av Abions uppdrag att få kontroll över domänen å Mr Greens vägnar användes domännamnet för att slussa trafik till en webbsida innehållande länkar till andra onlinespelbolag.

Ett juridiskt varningsbrev (cease and desist letter) skickades från Abion till innehavaren av domännamnet. Detta är en åtgärd som brukar lösa många liknande fall, vilket gör att det inte behöver gå hela vägen till tvist. Som svar på varningsbrevet meddelade motpartens ombud att inget intrång begicks, bland annat med argumentet att det bara är lydelsen (”mr” i detta fall) som är relevant.

Det som skiljer detta fall från mer klassiska domännamnstvister är att toppdomänen– i detta fall  .GREEN – är en del av den pågående lanseringen av över 1000 nya toppdomäner som initierades 2014. Denna lansering inkluderar allt från varumärkens egna toppdomäner, såsom .APPLE, .VOLVO osv, till generiska nya toppdomäner som inkluderar .GROUP, .COMPANY, .SHOP med många, många fler.

Då motparten inte höll med om vår argumentation om att vår klient – Mr Green – hade större rätt till domännamnet än dem gick vi vidare till tvist. I detta fall handlade det om en UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) via WIPO.

I domen, som kom häromdagen, fastställer WIPO att varumärket MR GREEN ska jämföras med hela det berörda domännamnet MR.GREEN, där det också tydligt går att utläsas. Detta, tillsammans med övrig argumentation och uppfyllda rekvisit, gjorde att panelen fann att domännamnet MR.GREEN skulle överföras till vår klient.[4]

Slutsats

De nya toppdomänerna innehåller hela ord i mycket högre grad än de toppdomäner som varit tidigare tillgängliga för registrering. Ord som i väldigt hög utsträckning kan kombineras med en lydelse, som tillsammans kan bilda ett domännamn som bättre reflekterar varumärkets identitet.

Framväxten av nya toppdomäner öppnar alltså upp möjligheter för allt mer kreativa kombinationer av lydelse och toppdomän. I många fall har företag gjort sin toppdomän till en del av sin varumärkesidentitet. Ett av många exempel är DXC Technology, som trots att DXC de facto äger domännamnet DXC.COM, ändå väljer att använda domännamnet DXC.TECHNOLOGY som sin primära webbadress.

Dessa nya möjligheter innebär givetvis allt större risk för förväxling mellan ett registrerat domännamn och registrerade varumärken, oavsiktligt såväl som avsiktligt.

I ljuset av detta är både Mr Green och Abion nöjda med att WIPO tar ett mer holistiskt synsätt på domännamn än tidigare, vilket rimligen borde gagna varumärkesägare i framtida tvister.

Därför tror och hoppas vi att tvisten kring MR.GREEN kommer användas som ett referensfall för liknande fall i framtiden.

[1] http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#12

[2] https://giga.law/blog/2015/08/18/when-is-the-top-level-domain-tld-relevant-in-a-domain-name-dispute

[3] https://giga.law/blog/2015/08/18/when-is-the-top-level-domain-tld-relevant-in-a-domain-name-dispute

[4] http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2017-1944