Jag har ett registrerat varumärke – visst äger jag då rätten till domännamnet?

I den här artikeln hittar du mer information om sambandet mellan ett registrerat varumärke och ett domännamn och varför du inte per automatik äger rätten till domänen bara för att ditt varumärke är registrerat.

För en tid sedan vann vi på Abion tvisten om domännamnet flygresor.com åt vår klient, detta efter att ägaren utav .se-domänen försökt hävda bättre rätt till domännamnet. Detta var något som uppmärksammades i World Trade mark Review och nedan kommer vi gå igenom varför utfallet blev som det blev och vad man bör tänka på i frågor gällande varumärken och domännamn. 

Först och främst behöver vi reda ut hur en tvist kring domännamn går till och vem som ansvarar för dessa processer.  

När det kommer till domännamnstvister så hanteras dessa olika beroende på vilken toppdomän  
(exempelvis .COM, .SE, .DE) som är aktuell. Tvister kring det som kallas generiska toppdomäner (gTLDer, exempelvis .COM, .NET, .ORG) sköts detta dock av World Intellectual Property Organization, förkortat WIPO, genom deras tvisteförfarande UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy).

WIPO beslutade, genom tvisteförfarandet UDRP, att innehavaren av domännamnet och varumärket  
flygresor.se inte äger bättre rätt till domännamnet flygresor.com. Beslutet grundade sig i att den Klagande (ägaren av flygresor.se) inte kunnat påvisa att nuvarande ägare av domännamnet, den Svarande (vår klient), saknade ett legitimt eller berättigat intresse i det registrerade domännamnet.

Guide

Den optimala guiden för att förstå hur du skyddar ditt varumärke.

Läs guide

Men har man som varumärkesinnehavare inte automatiskt rätt till tillhörande domännamn?

Nja är svaret på den frågan. Som utgångspunkt appliceras ”first to file”-principen när det kommer  
till domännamnsregistreringar.  

Detta innebär i grunden att den som först registrerat ett domännamn är juridisk ägare till namnet. Som varumärkesinnehavare finns det dock ofta en möjlighet att hävda bättre rätt till ett domännamn som speglar ens registrerade varumärke.  

Enligt WIPOs tvisteförfarande UDRP måste tre rekvisit vara uppfyllda för att man som varumärkesinnehavare skall kunna påvisa bättre rätt till ett domännamn: 

1. domännamnet ska vara förväxlingsbart med en registrerad varumärkesrättighet  
2. innehavaren ska sakna ett legitimt intresse i domännamnet 
3. innehavaren ska använda och/eller ha registrerat domänen i ond tro  

Kan man som varumärkesinnehavare bevisa att alla dessa tre rekvisit är uppfyllda finns det  
förutsättningar för att få domänen överförd till sig via tvistlösningsförfarandet UDRP.  

Vem registrerade egentligen först?

I det uppmärksammade fallet kring flygresor.com, lyckades den Klagande (ägaren av flygresor.se), inte påvisa att samtliga rekvisit var uppfyllda trots deras rätt i det registrerade varumärket flygresor.se. Något som resulterade i att vår klient fick behålla sitt domännamn flygresor.com.

Detta beror på att det omtvistade domännamnet flygresor.com registrerades 2012 och därmed innan den Klagande registrerade sitt varumärke flygresor.se under 2017. WIPO ansåg även att den Klagande inte kunnat påvisa att deras varumärke flygresor.se, vid tiden för det omtvistade domännamnets registrering, haft varumärkesskydd. Att de, vid tiden för registrering av domännamnet, inte hade registrerat varumärkesskydd för flygresor.se, i kombination med att lydelsen ”FLYGRESOR” anses vara generiskt (med andra ord av beskrivande karaktär), gjorde att WIPO beslutade att den Klagande inte kunnat bevisa att vår klient saknade legitimt eller berättigat intresse i det registrerade domännamnet.

Ett beslut som innebar att samtliga rekvisit enligt regelverket inte var uppfyllda och domännamnet flygresor.com därmed fick behållas av vår klient.  

Beslutet i ärendet flygresor.se/flygresor.com påvisar dels vikten av att samtliga rekvisit/krav måste vara uppfyllda för att påvisa bättre rätt till ett domännamn enligt regelverket.

För en varumärkesinnehavare är det därmed inte en självklarhet att man har bättre rätt till ett domännamn trots att man har ett registrerat varumärke, utan samtliga relevanta omständigheter måste tas i beaktning i varje specifikt fall.

Ett proaktivt och strategiskt arbete ökar dina chanser

Ärendet här ovan påvisar även vikten av att ha en säker och uppdaterad domän- och varumärkesportfölj, där man kontinuerligt arbetar strategiskt och proaktivt med att säkra sina legala och digitala rättigheter. Våra experter på Abion har många års erfarenhet av domännamnstvister och strategisk rådgivning vad gäller domän- och varumärkesskydd och hjälper dagligen några av Sveriges mest välkända varumärken med liknande ärenden.